会社の役員による職務発明の認定について

——(2023）最高法知民終2444号　

　最近、最高人民法院知的財産権法院は、一連の特許権帰属をめぐる紛争事件について終審判決を下し、企業の幹部が忠実義務および競業避止義務に違反して、自身または他者のために取得した、在職中の企業の業務に関連する特許権には合法性の根拠がないことを明確にした。また、係争特許を含む11件の特許（出願）はいずれも職務発明に該当すると認定した。

　余姚H社は、米国Hグループが設立した外資系企業であり、その主な事業内容はフィットネス機器の販売である。2014年3月から2021年3月まで、喬氏は余姚H社の総経理を務め、会社の経営方針、人事、組織体制などの重要事項について指導・管理権限を有しており、両者は労働契約において守秘義務および競業避止義務に関する条項を定めていた。喬氏は在職中、個人または利害関係者の名義で、余姚H社の事業と高度に重複する複数の関連会社（寧波道某社および徳某上海社を含む）を設立し、職務上の便宜を利用して自身および関連会社の利益を図り、余姚H社の資源を用いて本件特許を含む一連の特許の開発を行った。本件において、喬氏が設立した寧波道某社は、2020年4月に国家知識産権局に対し本件特許を出願し、発明者として喬氏の息子の氏名を登録した。2021年5月、寧波道某社は本件特許権を喬氏の関連会社である徳某上海社に無償で譲渡した。余姚H社は訴訟を提起し、本件特許権は喬氏の職務発明であり、余姚H社に帰属すべきであると主張した。

　第一審法院は、余姚H社が係争特許の出願日前に、関連するワイヤー引きモーターの研究開発をすでに概ね完了しており、その内容は係争特許の技術的構成に近似していると判断した。喬氏は、係争特許の出願日前に、余姚H社の関連技術改良作業を既に知っており、これに参加・指導していた。喬氏の息子が係争特許を実際に開発したことを証明する証拠がないため、喬氏を係争特許の実質的な発明者と認定すべきであり、係争特許は職務発明に該当し、係争特許権は余姚H社に帰属する。寧波道某社および徳某上海社は、悪意を持って共謀し、係争特許権を無償で譲渡したものであり、当該譲渡行為は無効である。寧波道某社、徳某上海社、喬氏、喬氏の息子はいずれも第一審判決を不服として、控訴を提起した。

　最高人民法院は第二審において、寧波道某社および徳某上海社が本件特許権を取得したことに合法的な根拠はなく、また本件特許は喬氏の職務発明に該当し、余姚H社が所有権を有すると判断した。判決は上訴を棄却し、原判決を支持した。主な理由は以下の通りである。

　第一に、喬氏は余姚H社で総経理を務めていた期間、忠実義務および競業避止義務に重大な違反を犯しており、寧波道某社および徳某上海社が取得した本件特許権には合法的な根拠がない。まず、喬氏は余姚H社の高級管理職として、法的に定められた忠実義務および勤勉義務を負っており、かつ双方は秘密保持および競業避止条項を定めていたため、喬氏はこれを厳格に遵守すべきであった。第二に、喬氏は余姚H社での勤務期間中に得たリソースを利用して、自身の関連会社の発展を支援し、本来余姚H社に帰属する、あるいは帰属する可能性のあるビジネスチャンスを奪い、余姚H社の市場シェアを奪おうとした。最後に、喬氏には、個人的利益のために余姚H社のリソースを利用して特許を研究開発した事実がある。

　第二に、本件特許は喬氏の職務発明であり、余姚H社に帰属する。第一に、喬氏は関連する技術的背景を有しており、余姚H社での勤務期間中、重要な運営管理権限を有していたため、余姚H社の技術情報を入手し、技術改良業務に参加することができた。第二に、本件特許はワイヤー引きモーター装置に関するものであり、余姚H社の既存のワイヤー引きモーター製品と同種のものに属する。本件特許の出願日以前、余姚H社は本件特許に関連する技術方案について既に技術改良作業を展開しており、喬氏と余姚H社の従業員との間で交わされた多数のメールに含まれるワイヤー引きモーターの設計図面は、本件特許の明細書の一部添付図面と同一である。最後に、係争特許に登録された発明者は喬氏の息子であり、両者には利害関係がある上、喬氏の息子は係争特許に関連する研究開発の証拠を提出できていない。同時に、喬氏は寧波道某社に対して実質的な支配権を有しており、喬氏の息子を発明者として、寧波道某社の名義で係争特許を出願したことは、実質的に法律の規定および労働契約の約定を回避するものである。

　第三に、寧波道某社と徳某上海社による本件特許権の譲渡は無償譲渡であり、余姚H社の正当な利益を害する悪意を有する。第一審判決が当該譲渡行為を無効とした認定には、事実的・法的な根拠がある。

　本件の第二審判決は、企業の幹部職員による職務発明の認定基準をさらに明確にした。会社の高級管理職が在職中に自ら、または他人のために在職会社と同種の事業を営み、かつ在職中および退職後1年以内に、自身または利害関係者を発明者として、自営会社または関連会社を出願人として、在職会社の事業と高度に関連する特許を出願した場合、当該特許または特許出願は高級管理職の職務発明・創造に属すると認定することができる。同判決は、法に基づき中外当事者の合法的権益を平等に保護するとともに、公正な裁判を通じて行動規範を確立し、価値観を提示するものであり、法治に基づくビジネス環境を積極的に醸成するための生きた裁判実務である。

出所：最高人民法院知的財産権法院

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.